Bồi thường thiệt hại do tổn thất cơ hội kinh doanh khi bị xâm phạm Sở hữu trí tuệ

Bồi thường thiệt hại do tổn thất cơ hội kinh doanh khi bị xâm phạm Sở hữu trí tuệ

Các doanh nghiệp sử dụng tài sản trí tuệ như là công cụ chính để hoạt động kinh doanh đang gặp phải những khó khăn khi đối mặt với hành vi xâm phạm quyền SHTT ngày càng tinh vi và gây hậu quả lớn. Một trong những thiệt hại mà hành vi xâm phạm quyền SHTT gây ra cho chủ thể quyền là tổn thất về cơ hội kinh doanh. Khác với tài sản hữu hình, thiệt hại gây ra do hành vi xâm phạm quyền SHTT không chỉ nằm ở những thiệt hại hiện hữu mà còn là “mối đe dọa” gây các thiệt hại trong tương lai. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi muốn bàn đến thiệt hại xảy ra liên quan đến những tổn thất về cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Pháp luật SHTT hiện hành đã có các quy định chung giải quyết vấn đề này, tuy nhiên khi áp dụng trên thực tế gặp phải một số vướng mắc. Nội dung bài viết chỉ ra một số bất cập trong quy định của Luật SHTT năm 2005 và hướng giải quyết của Tòa án trong một số vụ việc cụ thể, từ đó nêu lên một vài kiến nghị liên quan đến hoạt động bồi thường thiệt hại do tổn thất cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực SHTT.

1. Quy định pháp luật Việt Nam về xác định thiệt hại do tổn thất cơ hội kinh doanh khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Để xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT, pháp luật Việt Nam đưa ra nhiều biện pháp khác nhau, trong đó biện pháp buộc bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 4 Điều 202 Luật SHTT năm 2005[1] là một trong những biện pháp được áp dụng khá phổ biến và tỏ ra hiệu quả. Theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam, thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Trong đó, thiệt hại về vật chất như tổn thất về tài sản, giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh… là những thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu lợi của chủ sở hữu các đối tượng quyền SHTT.[2] Mức độ thiệt hại được xác định trên cơ sở các tổn thất thực tế mà chủ thể quyền SHTT phải chịu do hành vi xâm phạm quyền SHTT gây ra.[3]

Tổn thất cơ hội kinh doanh là một loại thiệt hại vật chất mà pháp luật quy định làm căn cứ để xác định mức bồi thường. Để xác định thiệt hại thực tế, Thông tư số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP. ngày 3/4/2008 Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về SHTT tại Tòa án nhân dân[4] quy định ba căn cứ cần phải đáp ứng: Thứ nhất,lợi ích vật chất bị xâm phạm bởi hành vi trái pháp luật là có thực và thuộc về người bị thiệt hại. Lợi ích vật chất với tư cách là kết quả (sản phẩm) của quyền SHTT và người bị thiệt hại là người có quyền hưởng lợi ích vật chất đó. Cơ hội kinh doanh là một trong những lợi ích vật chất mà chủ thể quyền SHTT được hưởng từ tài sản trí tuệ thuộc sở hữu hoặc thuộc quyền được sử dụng của mình, với các giá trị mà nó mang lại trong hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư, chuyển giao các đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp. Thứ hai, chủ thể quyền – với tư cách là người bị thiệt hại, có khả năng đạt được lợi ích vật chất hoặc tinh thần. Trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh bình thường, đáng lẽ chủ thể có thể nhận được các cơ hội kinh doanh trong điều kiện nhất định, nếu không có hành vi xâm phạm xảy ra. Hành vi xâm phạm đã làm mất đi cơ hội kinh doanh của chủ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích mà đáng lẽ chủ thể phải nhận được từ đối tượng SHTT của mình. Thứ ba, có sự giảm sút hoặc mất lợi ích của người bị thiệt hại sau khi hành vi xâm phạm xảy ra so với khả năng đạt được lợi ích đó khi không có hành vi xâm phạm và hành vi xâm phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự giảm sút, mất lợi ích đó. Việc mất cơ hội kinh doanh là kết quả tất yếu của hành vi xâm phạm và ngược lại hành vi xâm phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tổn thất về cơ hội kinh doanh cho chủ thể quyền SHTT.

Từ nguyên tắc xác định thiệt hại trên, pháp luật quy định tổn thất về cơ hội kinh doanh là một loại thiệt hại của hành vi xâm phạm quyền SHTT. Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT và Thông tư liên tịch số 02/2008 đã có hướng dẫn về vấn đề này. Cụ thể, cơ hội kinh doanh là hoàn cảnh thuận lợi, khả năng thực tế để chủ thể quyền SHTT sử dụng, khai thác trực tiếp, cho người khác thuê, chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT, chuyển nhượng đối tượng quyền SHTT cho người khác… để thu lợi nhuận. Như vậy, cơ hội kinh doanh muốn đề cập đến khả năng nhận được lợi ích vật chất của chủ sở hữu từ đối tượng quyền SHTT, được thể hiện dưới ba dạng hành vi chính: (1) sử dụng, khai thác trực tiếp; (2) cho người khác thuê và (3) chuyển giao quyền SHTT cho chủ thể khác.

Trong trường hợp thứ nhất, đối với chủ thể quyền, việc sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền SHTT của mình trong kinh doanh trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi, có thể xảy ra trong điều kiện nhất định. Việc chủ thể khác thực hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT đã ngăn cản khả năng chủ sở hữu thực hiện việc sử dụng, khai thác đối tượng đó theo cách đáng lẽ họ có thể thực hiện và từ đó gây thiệt hại cho chủ sở hữu.

Ở trường hợp thứ hai, chủ thể quyền có thể cho cá nhân, tổ chức thuê đối tượng quyền SHTT và đã thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận với cá nhân, tổ chức về những nội dung chủ yếu để đi đến ký kết hợp đồng thuê đối tượng đó. Hợp đồng sẽ được ký kết và thực hiện trong điều kiện bình thường nếu không có sự xâm phạm từ người thứ ba. Đối tượng quyền SHTT có thể được đem cho thuê và từ đó mang lại lợi ích vật chất cho chủ sở hữu. Hành vi xâm phạm đã ngăn cản việc ký kết và thực hiện hợp đồng thuê mà đáng ra sẽ tồn tại trên thực tế. Để áp dụng trường hợp này, bên bị thiệt hại phải chứng minh việc đã thực hiện đàm phán, thỏa thuận với bên có khả năng trở thành bên thuê về những nội dung chủ yếu để đi đến ký kết hợp đồng. Liên quan đến tổn thất về cơ hội kinh doanh khi cho chủ thể khác thuê đối tượng quyền SHTT, cần làm rõ sự tổn thất xuất phát từ mất cơ hội ký kết hợp đồng hay mất cơ hội thu lợi nhuận từ hợp đồng thuê đó? Dường như cách quy định của Luật SHTT năm 2005 và các văn bản hướng dẫn hướng đến trường hợp tổn thất đặt ra do mất cơ hội ký kết hợp đồng, vì để chứng minh loại thiệt hại này cần phải xác địnhviệc đã thực hiện đàm phán, thỏa thuận với bên có khả năng trở thành bên thuê về những nội dung chủ yếu để đi đến ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, liệu rằng có thể lấy giá trị hợp đồng đó để làm căn cứ xác định thiệt hại hay không, vì quá trình từ việc ký kết đến thực hiện và thu lợi thông qua hợp đồng có thể gặp phải nhiều vấn đề phát sinh.

Ở trường hợp thứ ba, đối với khả năng thực tế chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT, chuyển nhượng đối tượng quyền SHTT đó cho người khác, để áp dụng trường hợp này chủ thể quyền phải chứng minh về việc đã nhận được đơn đặt hàng đã đàm phán, thỏa thuận với đối tác về những nội dung chủ yếu để đi đến ký kết hợp đồng và hợp đồng sẽ được ký kết và được thực hiện trong điều kiện không có sự xâm phạm từ phía người thứ ba.

Cần bàn thêm là liên quan đến quy định này liệu rằng cơ hội kinh doanh xuất phát từ hành vi “cho người khác thuê” đối tượng quyền SHTT thì khác gì trường hợp chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó? Bản chất hành vi “cho thuê” theo quy định Bộ luật Dân sự năm 2005 là trường hợp bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê.[5] Hoạt động chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT là việc chủ thể quyền SHTT cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ quyền SHTT thuộc phạm vi quyền của mình.[6] Theo chúng tôi, thực chất hai hoạt động này là không khác nhau và việc phân chia như quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2008 là không thực sự cần thiết.

Ngoài ra, một trường hợp nữa được đề cập là cơ hội kinh doanh khác bị mất do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra. Trường hợp này có thể bao gồm việc mất cơ hội đàm phán với đối tác, mất cơ hội kinh doanh, liên kết trong đầu tư, trong tiếp thị, quảng cáo, xúc tiến thương mại thông qua các cuộc triển lãm, trưng bày quốc tế… do bị chiếm đoạt đối tượng quyền SHTT. Đây có thể hiểu là những cơ hội kinh doanh mang tính chất phụ trợ, bổ sung cho cơ hội kinh doanh về quyền SHTT bị tổn thất trực tiếp bởi hành vi xâm phạm.

Pháp luật SHTT đòi hỏi khi xem xét yêu cầu bồi thường về tổn thất cơ hội kinh doanh, tòa án yêu cầu người bị thiệt hại phải nêu rõ và chứng minh: (1) cơ hội kinh doanh bị mất là gì, thuộc trường hợp nào nêu trên đây; (2) giá trị tính được thành tiền đối với trường hợp đó để toà án xem xét quyết định. Xuất phát từ hành vi trái pháp luật của bên gây thiệt hại, chủ thể quyền SHTT không thể khai thác được các cơ hội kinh doanh mà đáng lẽ mình sẽ có được trên thực tế, từ đó gây ra thiệt hại. Tương tự với các loại thiệt hại khác của quyền SHTT, tổn thất về cơ hội kinh doanh mặc dù cũng là thiệt hại thực tế nhưng lại nhấn mạnh đến “khả năng” (thiệt hại chưa xảy ra nhưng chắc chắn sẽ xảy ra), là loại thiệt hại mang tính chất tương lai. Với tính chất giả định, để chứng minh loại thiệt hại này là hết sức khó khăn. Sau khi xác định được cơ hội kinh doanh bị mất là gì, bên bị vi phạm phải chứng minh tính thực tế của cơ hội kinh doanh này bằng các hợp đồng, bằng chứng về đàm phán, thỏa thuận đã thực hiện, đơn đặt hàng…

2. Thực tiễn xét xử một số tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bồi thường thiệt hại do tổn thất về cơ hội kinh doanh

Buộc bồi thường thiệt hại là một trong những biện pháp xử lý xâm phạm quyền SHTT khá hữu hiệu trên thực tế và được nguyên đơn đưa ra trong nhiều tranh chấp quyền SHTT về quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Liên quan đến bồi thường thiệt hại do tổn thất về cơ hội kinh doanh, thực tiễn xét xử đã có những hướng giải quyết khá khác nhau, trong cả lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp.

Tại bản án số 96/2010/KDTM-PT[7] giải quyết tranh chấp giữa công ty Thành Đồng (nguyên đơn) và ông Thanh (cơ sở Ngọc Thanh – bị đơn) về hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, công ty Thành Đồng đã đưa ra yêu cầu: buộc ông Thanh chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và buộc bồi thường thiệt hại. Trong đó, công ty Thành Đồng liệt kê các khoản thiệt hại bao gồm: thiệt hại do mất thu nhập và tổn thất cơ hội kinh doanh: 680 triệu đồng, thiệt hại thời gian, công sức để giải quyết, khắc phục: 100 triệu đồng, thiệt hại về uy tín, danh tiếng của doanh nghiệp  60 triệu đồng… Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Thanh cho rằng công ty Thành Đồng không chứng minh được thiệt hại vật chất thực tế nên không đồng ý bồi thường. Tuy nhiên, Tòa án có thẩm quyền đã xét thấy do hành vi xâm phạm quyền SHTT của cơ sở Ngọc Thanhkéo dài và có hệ thống, đã làm ảnh hưởng đến thu nhập kinh doanh, mất cơ hội kinh doanh trong việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, danh tiếng và hình ảnh của công ty bị giảm sút, chi phí để thực hiện các chiến dịch quảng cáo bị phá hỏng. Do đó, dựa vào điểm c khoản 1 Điều 205 và khoản 2 Điều 205 Luật SHTT năm 2005, Tòa án đã ấn định mức buộc cơ sở Ngọc Thanh phải bồi thường cho công ty Thành Đồng. Trước đó, tại bản án số 23/2009/KDTM-ST ngày 25/11/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cấp sơ thẩm cũng theo quan điểm này. Trong phần quyết định, Tòa án hai cấp đều chấp nhận yêu cầu của công ty Thành Đồng về vấn đề bồi thường thiệt hại vật chất.

Để đi đến kết luận buộc ông Thanh – cơ sở Ngọc Thanh phải bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, Tòa án đã xác định hành vi của bị đơn đã gây thiệt hại vật chất, tổn thất về cơ hội kinh doanh trong việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp xuất phát từ nguyên nhân hành vi xâm phạm quyền SHTT kéo dài và có hệ thống, đã làm ảnh hưởng đến thu nhập kinh doanh, mất cơ hội kinh doanh. Ngoài việc lý giải hành vi của bị đơn là kéo dài và có hệ thống, từ đó làm mất cơ hội kinh doanh của nguyên đơn trong việc chuyển giao các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, Tòa án không lý giải thêm về căn cứ áp dụng biện pháp này. Đối chiếu với quy định tại Thông tư số 02/2008, để áp dụng trường hợp thiệt hại do mất khả năng thực tế chuyển giao quyền SHTT, chủ thể quyền chứng minh về việc đã nhận được đơn đặt hàng/ đã đàm phán, thỏa thuận với đối tác về những nội dung chủ yếu để đi đến ký kết hợp đồng và hợp đồng sẽ được ký kết và được thực hiện trong điều kiện không có sự xâm phạm từ phía người thứ ba. Tòa án giải quyết vụ việc hoàn toàn không đề cập điều kiện này, liệu rằng công ty Thành Đồng đã có thỏa thuận với đối tác về khả năng ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp hay không? Ngay cả trong phần trình bày của các bên cũng không có điểm nào đề cập việc cơ sở Thành Đồng có thỏa thuận với đối tác. Căn cứ để Tòa án kết luận là do hành vi xâm phạm kéo dài và có hệ thống.Luật SHTT năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành không nói gì đến tiêu chí này để làm cơ sở xác định thiệt hại. Như vậy liệu có thể suy luận rằng nếu hành vi xâm phạm kéo dài thì sẽ dẫn đến tổn thất về cơ hội kinh doanh không?

Đối chiếu với quy định tại Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, khi xem xét yêu cầu bồi thường về tổn thất cơ hội kinh doanh, Tòa án yêu cầu người bị thiệt hại phải nêu rõ và chứng minh hai nội dung: (1) cơ hội kinh doanh bị mất là gì và (2) giá trị tính được thành tiền là bao nhiêu. Khi xác định cơ hội kinh doanh là “khả năng thực tế chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT”, Tòa án cũng không giải thích rõ con số thiệt hại thực tế là bao nhiêu, dựa trên căn cứ nào. Do đó, hướng giải quyết này có vẻ không phù hợp với quy định pháp luật và cũng không thực sự thuyết phục.

Tranh chấp thứ hai giữa công ty Ảnh Vương (nguyên đơn) và công ty Phượng Tùng (bị đơn) được giải quyết sơ thẩm tại Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh,[8] trong đó công ty Phượng Tùng không phải là chủ sở hữu quyền tác giả cũng như không được nhận quyền sử dụng đối với bộ phim Đấu sĩ Thiên Vương nhưng lại chuyển giao quyền phát sóng bộ phim này cho các Đài truyền hình, gây thiệt hại cho chủ thể có quyền là công ty Ảnh Vương. Công ty Ảnh Vương yêu cầu bồi thường thiệt hại tổn thất tài sản là trị giá tiền mua bản quyền phim 39.000 USD và tổn thất cơ hội kinh doanh 10% giá trị là 3.900 USD (do Phượng Tùng có ký hợp đồng phát sóng bộ phim này với một số đài truyền hình – gây mất cơ hội kinh doanh mà đáng lẽ công ty Ảnh Vương được hưởng), quy đổi thành tiền Việt Nam là 816.816.000 đồng. Tuy nhiên, yêu cầu này của nguyên đơn không được Tòa án chấp nhận, lý do công ty Ảnh Vương không thực hiện hành vi kinh doanh nào khai thác lợi nhuận từ bộ phim, không có lợi ích, thu nhập nào từ bộ phim, sau khi nhập bộ phim về cũng không có hoạt động kinh doanh, nên yêu cầu này của Cty Ảnh Vương là không có căn cứ để chấp nhận.

Trong vụ việc này, Tòa án lý luận dựa vào việc Công ty Ảnh Vương không thực hiện hành vi kinh doanh, khai thác giá trị và thu lợi nhuận từ bộ phim, cho nên không thể kết luận nguyên đơn bị mất cơ hội đàm phán với đối tác, mất cơ hội kinh doanh, liên kết trong đầu tư. Đồng thời, pháp luật yêu cầu người bị thiệt hại phải nêu rõ và chứng minh cơ hội kinh doanh bị mất là gì, thuộc trường hợp nào. Ở đây công ty Ảnh Vương không chứng minh được tổn thất cơ hội kinh doanh nên Tòa án không chấp nhận. Hướng giải quyết của Tòa trong trường hợp này thuyết phục hơn. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra thêm là liệu rằng có thể xem xét thiệt hại của Ảnh Vương dựa trên những hợp đồng mà công ty Phượng Tùng đã ký với các Đài truyền hình địa phương để phát sóng phim hay không? Có thể coi việc Phượng Tùng bằng hành vi xâm phạm của mình đã làm tổn thất các cơ hội kinh doanh của Ảnh Vương (mà đáng lẽ các Đài truyền hình sẽ ký hợp đồng với Ảnh Vương để nhận quyền phát sóng phim)? Về vấn đề này, điểm a khoản 1 Điều 205 Luật SHTT năm 2005 có một quy định khá đặc thù, đó là cách tính mức bồi thường thiệt hại dựa trên lợi nhuận mà bị đơn thu được. Quy định này chưa tồn tại trong pháp luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nhưng đã được ghi nhận trong Luật SHTT năm 2005 cũng như pháp luật một số nước.[9] Công ty Phượng Tùng đã thu được một khoản lợi từ việc chuyển giao bộ phim đó cho một số đài truyền hình, khoản lợi này có đồng nghĩa với phần thiệt hại mà nguyên đơn phải chịu không? Nếu có thì đây là thiệt hại do thu nhập, lợi nhuận bị giảm sút hay tổn thất về cơ hội kinh doanh (vì việc ký hợp đồng chỉ là dạng “khả năng”)? Về vấn đề này quy định tại điểm a khoản 1 Điều 205 Luật SHTT năm 2005 vẫn còn bất ổn khi “đánh đồng” khoản lợi nhuận bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm với khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn. Hai khoản lợi nhuận này không thể xem là như nhau, cần được quy định rõ ràng hơn để thống nhất trong áp dụng pháp luật.[10] Nhìn chung, việc áp dụng quy định pháp luật SHTT về bồi thường thiệt hại do tổn thất về cơ hội kinh doanh trong thực tiễn còn chưa rõ ràng và nhiều điểm không phù hợp với quy định pháp luật, làm cho bản án của Tòa án thiếu sức thuyết phục.

3. Pháp luật một số quốc gia về bồi thường thiệt hại khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Bồi thường thiệt hại cũng là một chế tài được quy định trong Điều 45.1 Hiệp định TRIPS:[11] “Các cơ quan xét xử phải có quyền ra lệnh buộc người xâm phạm phải trả cho chủ thể quyền khoản đền bù thỏa đáng để bồi thường thiệt hại mà chủ thể quyền SHTT đã phải gánh chịu do hành vi xâm phạm của người thực hiện hành vi xâm phạm quyền khi đã biết hoặc có cơ sở để biết điều đó. Các cơ quan xét xử phải có quyền ra lệnh buộc người xâm phạm phải trả cho chủ thể quyền các phí tổn, trong đó có thể bao gồm cả phí đại diện thích hợp, Tòa án có quyền ra lệnh thu hồi các khoản lợi nhuận và/ hoặc trả các khoản đền bù thiệt hại đã ấn định trước”. Pháp luật Việt Nam nói riêng cũng giống với nhiều quốc gia trên thế giới[12] trong quan điểm về bồi thường thiệt hại, đó là dựa trên mức thiệt hại thực tế có tính đến sự hợp lý của những chi phí cần thiết.

Tuy nhiên, pháp luật nhiều quốc gia theo hướng tính đến thu nhập thực tế, doanh thu bị giảm sút để tính toán mức bồi thường thiệt hại mà không dựa trên tổn thất về cơ hội kinh doanh. Triết lý của vấn đề này đó là suy cho cũng thì tổn thất cơ hội kinh doanh cũng chính là sự giảm sút về doanh thu, thu nhập thực tế. Đây là những “cơ hội” mang tính chất chắc chắn cao, do đó hoàn toàn có thể tính toán được trong trường hợp chủ thể không có được cơ hội kinh doanh đó thì thu nhập bị giảm sút bao nhiêu. Nói cách khác, tổn thất cơ hội kinh doanh cũng dẫn tới thu nhập, lợi nhuận giảm sút.

Chẳng hạn, tại Liên minh châu Âu, căn cứ đầu tiên để tính toán khoản thiệt hại là dựa trên mức lợi nhuận, thu nhập bị giảm sút của chủ thể. Hầu hết các quốc gia trong Liên minh châu Âu định nghĩa khoản lợi nhuận bị giảm sút này là khoản lợi nhuận mà đáng lẽ chủ sở hữu quyền sẽ được hưởng nếu như không có hành vi xâm phạm xảy ra.[13] Theo Điều 13 Hướng dẫn số 2004/48/EC của Hội đồng Liên minh châu Âu ngày 29/4/2004 về việc thực thi quyền SHTT thì bên thực hiện hành vi xâm phạm phải bồi thường thỏa đáng cho những thiệt hại thực tế được tính toán dựa trên: (1) lợi nhuận bị mất của người bị thiệt hại; (2) lợi nhuận bất hợp pháp được tạo ra từ người vi phạm; (3) các thiệt hại tinh thần.

Trong đó, thiệt hại được xác định bằng tổng gộp các yếu tố sao cho tối thiểu bằng phí chuyển giao li xăng hoặc các khoản phí được coi là phù hợp mà người vi phạm đã đề nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được sử dụng quyền SHTT.

Tại Nhật Bản, Điều 114 Luật Quyền tác giả (sửa đổi năm 2004)[14] quy định cách tính thiệt hại dựa trên ba nguyên tắc: thứ nhất, khi người vi phạm có được lợi nhuận từ sự vi phạm, số lợi nhuận đó được giả định là số thiệt hại của nguyên đơn; thứ hai, nguyên đơn có thể đòi hỏi người vi phạm bồi thường số lượng mà nguyên đơn trong điều kiện bình thường nhận được do sử dụng quyền tác giả của mình và quyền liên quan, được coi như là số thiệt hại của nguyên đơn; thứ ba, nguyên đơn không bị ngăn cản việc yêu cầu bồi thường vượt quá mức mà nguyên đơn trong điều kiện bình thường nhận được do sử dụng quyền tác giả của mình và quyền liên quan, thậm chí trong trường hợp người vi phạm không có lỗi cố ý hoặc vô ý nặng. Tương tự như quy định của Liên minh châu Âu, cách tính thiệt hại trong Luật Quyền tác giả Nhật Bản không dựa trên loại thiệt hại là “tổn thất cơ hội kinh doanh” mà đều quy chung về thu nhập, lợi nhuận bị giảm sút hoặc tính dựa vào tiền nhuận bút, giá thị trường của tác phẩm. Đặc biệt, căn cứ để bồi thường thiệt hại ngoài những thiệt hại thông thường còn có “Thiệt hại về doanh số bán ra của các sản phẩm có liên quan tới bản quyền bị xâm phạm do việc xuất hiện các sản phẩm xâm phạm bản quyền trên thị trường”.[15] Liệu rằng đây có thể được coi là một thiệt hại dưới dạng “khả năng”, là một tổn thất về cơ hội kinh doanh nếu đối chiếu theo pháp luật Việt Nam bởi lẽ hành vi xâm phạm chưa chắc là nguyên nhân trực tiếp và duy nhất dẫn đến giảm sút về doanh số bán ra của các sản phẩm có liên quan. Tuy nhiên, việc phân biệt này không đem lại ý nghĩa trong xác định thiệt hại và mức bồi thường nên trở nên không cần thiết.

Điều 38 Luật Nhãn hiệu hàng hóa Nhật Bản[16] quy định về cách tính thiệt hại thực tế dựa trên lợi nhuận thu được từ hành vi xâm phạm (coi như là khoản thiệt hại của nguyên đơn); khoản tiền thông thường có thể nhận đối với việc sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký; hoặc suy đoán thiệt hại thì mức thiệt hại được tính bằng số lượng hàng hóa mang nhãn hiệu xâm hại nhân với lợi nhuận từ việc bán mặt hàng đó. Nhìn chung, căn cứ chính để xác định thiệt hại vẫn là doanh thu và lợi nhuận.

Không khác hơn, đạo luật Lanham – Hoa Kỳ (được sửa đổi nhiều lần, lần quan trọng nhất năm 1988)[17] quy định cơ sở để xác định thiệt hại và tính mức bồi thường là lợi nhuận, thu nhập bị giảm sút[18] (15 U.S.C. 1117). Theo Luật Sáng chế Hoa Kỳ, việc tính mức bồi thường dựa trên thiệt hại thực tế của chủ sở hữu sáng chế bị mất do hành vi xâm phạm sáng chế hoặc khoản tiền hợp lý cho việc chuyển giao sáng chế được bảo hộ cho bị đơn có thể sử dụng. Trong mọi trường hợp, khoản bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn không thấp hơn khoản tiền chuyển giao sáng chế hợp lý cùng lợi nhuận và chi phí).[19] Thiệt hại thực tế này được tính thông qua nhiều cách khác nhau, trong đó phổ biến là phương pháp “thu nhập tăng thêm” (incremental income)[20] . Phần doanh thu này chia thành hai loại, trong đó bao gồm một khoản cố định và một khoản biến đổi. Khoản biến đổi này được tính dựa trên sự chênh lệch giữa doanh thu khi sáng chế được bán bởi chính chủ thể có quyền so với khi nó được bán bởi bên vi phạm.

Nhìn chung, pháp luật một số quốc gia không có sự phân biệt đáng kể giữa thu nhập, lợi nhuận bị mất với những tổn thất cơ hội kinh doanh mà gọi chung đây là những thiệt hại thực tế mà hành vi xâm phạm quyền SHTT gây ra cho chủ thể quyền. Ưu điểm của cách quy định này là bên bị vi phạm có thể chứng minh thiệt hại của mình một cách đơn giản hơn, không phải phân chia đó là loại thiệt hại nào (mà trong nhiều trường hợp việc phân chia là không dễ dàng). Tuy nhiên, liệu quy định như vậy có làm hạn chế quyền của chủ thể bị thiệt hại hay không, khi ngăn cản họ có cơ hội được bồi thường theo một loại thiệt hại khác, tăng khả năng được bồi thường lên. Đây cũng là một điểm cần xem xét khi hoàn thiện pháp luật SHTT Việt Nam.

4. Kiến nghị

Hiện nay, bồi thường thiệt hại do tổn thất về cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực SHTT được quy định khá đầy đủ tại Luật SHTT năm 2005 cũng như các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết các tranh chấp nói chung và giải quyết về vấn đề bồi thường nói riêng lại chưa được hiệu quả.

Về mặt lý luận, tổn thất về cơ hội kinh doanh suy cho cùng chính là thiệt hại do thu nhập, lợi nhuận bị giảm sút. Bởi lẽ, mục đích cuối cùng mà chủ sở hữu mong muốn đạt tới từ những cơ hội kinh doanh chính là thu nhập, lợi nhuận. Điểm khác biệt chính giữa hai loại thiệt hại này là vấn đề thời gian.[21] Khi đề cập thiệt hại do thu nhập, lợi nhuận giảm sút, nhà làm luật muốn nói đến những tổn thất ở quá khứ và hiện tại. Khi những thiệt hại này mang tính chất “khả năng”, xảy ra trong tương lai (với những minh chứng về tính tất yếu sẽ xảy ra) thì đó được hiểu là tổn thất về cơ hội kinh doanh. Xét về mặt bản chất, suy cho cùng giữa thiệt hại do thu nhập, lợi nhuận giảm sút và tổn thất cơ hội kinh doanh có nhiều điểm tương đồng. Chính vì thế mà pháp luật nhiều quốc gia không trực tiếp ghi nhận thiệt hại do tổn thất cơ hội kinh doanh mà loại thiệt hại này được bao hàm trong sự giảm sút về thu nhập, lợi nhuận.

Đối chiếu với các vụ việc thực tế, trong tranh chấp thứ nhất, nguyên đơn đưa ra yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do mất thu nhập và tổn thất cơ hội kinh doanh được tính chung là 680 triệu đồng, lý giải của Tòa án khi chấp nhận áp dụng biện pháp này cũng không thực sự thể hiện đó chính là tổn thất về cơ hội kinh doanh. Những khoản lợi đáng lẽ ra chủ sở hữu được hưởng nếu không có hành vi xâm phạm phần nào đã được bao quát bởi sự giảm sút về thu nhập, lợi nhuận. Cuối cùng, chính Tòa án cũng không tính toán được giá trị thiệt hại do tổn thất về cơ hội kinh doanh là bao nhiêu, mà chỉ đưa ra một con số chung cho các thiệt hại. Sự không rõ ràng này, dưới góc độ khoa học pháp lý là chưa thuyết phục. Trong vụ việc thứ hai, yêu cầu này không được chấp nhận vì nguyên đơn không có chứng cứ chứng minh. Để chứng minh thiệt hại thực tế và tính toán bằng một con số cụ thể đã là rất khó khăn, do đó đối với thiệt hại mang tính chất giả định, tương lai như tổn thất cơ hội kinh doanh lại càng trở nên phức tạp.

CHÚ THÍCH

*Giảng viên Khoa Luật Dân sự Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh.

[1] Luật SHTT số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009.

Theo Điều 202 Luật SHTT năm 2005, Tòa án áp dụng các biện pháp dân sự để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền SHTT: (1) Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; (2) Buộc xin lỗi, cải chính công khai; (3) Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; (4) Buộc bồi thường thiệt hại; (5) Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền SHTT với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền SHTT.

[2] Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT, được sửa đổi theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 (Nghị định 105/2006/NĐ-CP).

[3] Khoản 2 Điều 204 Luật SHTT năm 2005.

[4] Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP.ngày 3/4/2008 Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về SHTT tại Tòa án nhân dân (Thông tư số 02/2008).

[5] Điều 480 Bộ luật Dân sự năm 2005.

[6] Cụ thể, Điều 47 Luật SHTT năm 2005 quy định chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30, Điều 31; Điều 141 quy định chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

[7] Bản án số 96/2010/KDTM-PT ngày 03/6/2010 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao về việc tranh chấp quyền SHTT.

[8] Bản án số 11/2011/KDTM-ST ngày 04/01/2011 về tranh chấp quyền SHTT của Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

[9] Đỗ Văn Đại (2014), Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án, Tập 2, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, tr. 469.

[10] Trong một tranh chấp từng được giải quyết tại Tòa án Hoa Kỳ cũng đã nói đến vấn đề này, trong đó Tòa án tuyên bố “Thiệt hại của nguyên đơn và lợi nhuận của bị đơn không thể được xác định đồng thời nếu dựa trên cùng số lượng hàng hóa bán ra” (Polo Fashions, Inc. v. Extra Spec. Prods., Inc., 451 F. Supp. 555 (S.D.N.Y. 1978).

Mc. Cathy (2006), Trademark and unfair competition, West Publishers, tr. 30.

Một tranh chấp khác được giải quyết tại Việt Nam giữa công ty Gedeon và công ty Trung Nam, công ty Bình Dương, trong đó Hội đồng thẩm phán cho rằng “Tòa án cấp sơ thẩm coi số sản phẩm mà bị đơn tiêu thụ bằng số sản phẩm lẽ ra nguyên đơn có thể tiêu thụ là không có căn cứ”.

Đỗ Văn Đại (2014), Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án, Tập 2, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, tr. 492.

[11] Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT ký ngày ngày 15/4/1994.

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights),https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm (truy cập ngày 22/3/2016).

[12] Luật về các nguyên tắc trong lĩnh vực dân sự của Trung Quốc năm 1986, tại Điều 117 và 118 quy định: “Nguyên tắc cơ bản để bồi thường thiệt hại trong các vụ án dân sự là sự bồi thường mang tính bù đắp thiệt hại hơn là sự bồi thường mang tính răn đe và trừng phạt”. Điều 1382 Bộ luật dân sự Pháp quy định: “Bất cứ hành vi nào của một người gây thiệt hại cho người khác thì người đã gây thiệt hại do lỗi của mình phải bồi thường thiệt hại”; Điều 1383 Bộ luật Dân sự Pháp cũng quy định: “Mỗi người phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do mình gây ra, không những do hành vi mà còn do sự cẩu thả hoặc không thận trọng”.

[13] Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Phương Thảo, “Bồi thường thiệt hại do giảm sút thu nhập, lợi nhuận khi có hành vi xâm phạm quyền SHTT”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 02/2015, tr. 27.

[14] Copyright Law of Japan.

http://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html (truy cập ngày 18/3/2016).

[15] Lê Thị Hoàng Thanh, Trương Hồng Quang, “Bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả và nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Nhật Bản và thực tiễn áp dụng”,Tạp chí Nhà nước và pháp luật, tháng 6/2011.

[16] The Trademark Law of Japan, Luật số 127 ngày 13/ 4/ 1959, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 55/2006.

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=188401 (truy cập ngày 10/3/2016).

[17] Đạo luật Lanham số 15 U.S.C §§ 1051 được Quốc hội ban hành năm 1946 cung cấp một hệ thống quốc gia về đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và đảm bảo cho chủ thể quyền chống lại việc sử dụng nhãn hiệu tương tự nếu việc sử dụng có khả năng dẫn đến sự nhầm lẫn của người tiêu dùng.

https://www.law.cornell.edu/wex/lanham_act (truy cập ngày 10/3/2016).

[18] Terence P. Ross (2005), Intellectual Property Law – Damages and Remedies, Law Journal Press, tr. 18.

[19] Điều 35 U.S.C. 284.

[20] Denise W. DeFranco (2000), “Patent Infringement Damages: A Brief Summary”, Federal Circuit Bar Journal.

[21] Đinh Thị Mai Phương (2009), Về bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, tr. 242.

Luật sư PHAN THANH NAM

(Nguồn TẠP CHÍ TÒA ÁN)